Mỹ được đánh giá là một trong những quốc gia năng động, phát triển nhất thế giới và ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam muốn đưa sản phẩm, dịch vụ của mình vươn đến thị trường đầy tiềm năng này. Thế nhưng một trong các nguyên tắc bảo hộ cơ bản của nhãn hiệu là: Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ theo phạm vi lãnh thổ. Tức là: nhãn hiệu đã đăng ký tại quốc gia nào thì chỉ có giá trị trên phạm vi lãnh thổ quốc gia đó (trừ một số trường hợp ngoại lệ). Do đó để nhãn hiệu được bảo hộ tại Mỹ thì chủ nhãn hiệu nhất thiết phải thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.
1. Nhãn hiệu/Thương hiệu ở Hoa Kỳ là gì?
Tương tự như pháp luật Việt Nam, nhãn hiệu (thương hiệu) ở Mỹ về cơ bản cũng được định nghĩa là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Khác với pháp luật Việt Nam nơi mà chỉ bảo hộ cho các dấu hiệu nhìn thấy như chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó có kèm theo màu sắc, luật pháp Hoa Kỳ còn bảo hộ thêm cho các các dấu hiệu không nhìn thấy như nhãn hiệu mùi vị hoặc nhãn hiệu âm thanh.
2. Tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ hết sức quan trọng vì việc này sẽ là bằng chứng chứng minh cho hiệu lực của nhãn hiệu đã đăng ký và quyền ưu tiên ở cấp quốc gia tính đến ngày nộp đơn. Nó cũng đóng vai trò như một thông báo về việc xác nhận quyền sở hữu của người đăng ký. Đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ sẽ giúp:
2.1. Tránh bị mất quyền sở hữu độc quyền nhãn hiệu tại Mỹ
Với nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như cung cấp hàng hóa dịch vụ tới thị trường được coi là năng động nhất thế giới của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Khi mở rộng thị trường, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký nhãn hiệu để được bảo hộ độc quyền và tránh xâm phạm nhãn hiệu của chủ thể khác.
2.2. Được hưởng các đặc quyền thương mại của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Mỹ
Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam luôn hướng tới thị trường Mỹ. Mỹ không chỉ là cường quốc số 1 thế giới về kinh tế mà còn là thị trường xuất khẩu vô cùng quan trọng của Việt Nam trong nhiều năm qua. Việt Nam hiện đang được hưởng rất nhiều lợi ích trong quan hệ thương mại với Mỹ do luôn có giá trị xuất siêu lớn sang thị trường này. Do đó, việc tìm hiểu về quy trình, thủ tục hay các giấy tờ cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là vô cùng thiết thực, nhất là đối với các doanh nghiệp đang có ý định xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt vào thị trường Mỹ.
2.3. Hạn chế thiệt hại khi có tranh chấp quyền nhãn hiệu
Các doanh nghiệp cá nhân ngay từ khi có ý định đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh tại thị trường Mỹ cần phải thực hiện bước đăng ký nhãn hiệu để đảm bảo quyền lợi của mình. Có thể kể đến các nhãn hiệu nổi tiếng như cafe Trung Nguyên hay gần đây nhất là gạo ngon nhất thế giới ST25 của Việt Nam đã bị người khác đăng ký tại Mỹ. Khi đó, các cá nhân và doanh nghiệp sẽ tốn rất nhiều chi phí và thời gian để chứng minh thương hiệu đó là của mình. Thậm chí còn phải mua lại nhãn hiệu của chính mình với giá cao; hoặc chấp nhận sử dụng một thương hiệu khác trên đất Mỹ.
2.4. Có thể bán hàng trực tuyến trên các trang thương mại điện tử của Mỹ
Để bán hàng được trên các trang thương mại điện tử của Mỹ như: Amazon, Ebay,…các chủ hàng phải chứng minh việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.
3. Ai có thể đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Bất kỳ tổ chức nào có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức nào sử dụng nhãn hiệu hoặc thực sự có ý định sử dụng một nhãn hiệu đều có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó.
4. Một số lưu ý cơ bản trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ
Ngoài hệ thống nhãn hiệu liên bang, Hoa Kỳ cũng tồn tại hệ thống nhãn hiệu tại từng bang. Tuy nhiên, nhãn hiệu liên bang là loại nhãn hiệu được khuyến khích đăng ký. Trong trường hợp có mâu thuẫn, nhãn hiệu liên bang sẽ ưu tiên cao hơn nhãn hiệu bang và chỉ có nhãn hiệu liên bang mới được bảo hộ trên phạm vi toàn lãnh thổ Hoa Kỳ.
Tương tư tại Việt Nam, phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ phụ thuộc vào số nhóm hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu dự định đăng ký. Tuy nhiên, cách tính lệ phí nộp đơn nhãn hiệu tại Hoa Kỳ sẽ có điểm khác biệt so với lệ phí tại Việt Nam. Nếu như lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam sẽ có mức cao hơn với nhóm đầu tiên và giảm thấp hơn từ nhóm thứ hai, thì đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ sẽ có mức hai mức lệ phí cố định là 250 USD hoặc 350 USD mỗi nhóm (thời điểm 2022) phụ thuộc vào cơ sở nộp đơn, không phân biệt đó là nhóm đầu tiên hay từ nhóm thứ hai.
Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Hoa Kỳ thông thường từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong khi đó, thời gian xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam hiện nay có thể lên đến 24 tháng mặc dù quy định pháp luật chỉ là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.
Các bên thứ ba sẽ có 30 ngày kể từ ngày công bố để phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.
Nhãn hiệu có thể được đăng ký dựa trên cơ sở “sử dụng” hoặc “dự định sử dụng”. Nếu người nộp đơn nộp đơn trên cơ sở dự định sử dụng thì sau đó người nộp đơn phải nộp bằng chứng sử dụng để có thể duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ. Mục đích của bằng chứng sử dụng là chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng liên tục trong hoạt động thương mại tại Hoa Kỳ. Theo đó, bằng chứng sử dụng phải bao gồm các thông tin, hình ảnh, tư liệu,… cho thấy hoạt động sử dụng liên tục nhãn hiệu. Tuyên bố sử dụng cần phải nộp cho Văn phòng nhãn hiệu và sáng chế Hoa Kỳ trong giai đoạn giữa năm thứ năm và năm thứ sáu kể từ ngày đăng ký, sau đó nộp lần tiếp theo giữa năm thứ chín và năm thứ mười và mỗi mười năm một lần sau đó.
5. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
5.1. Thành phần hồ sơ và tài liệu yêu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
- Đơn đăng ký nhãn hiệu.
- Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký.
- Danh mục sản phẩm mang nhãn hiệu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
- Thông tin người nộp đơn (bằng tiếng Việt và tiếng Anh).
- Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);
- Giấy ủy quyền (theo mẫu Luật Việt An soạn).
- Nhãn hiệu đã được sử dụng (Use-in-commerce) tại Mỹ;
- Nhãn hiệu có dự định sử dụng (Intent-to-use) tại Mỹ;
- Tài liệu chứng minh có dự định sử dụng nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài (Intent-to-use based on existing foreign registration).
- Tài liệu chứng minh có dự định sử dụng nhãn hiệu dựa trên đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài (Intent-to-use based on pending foreign registration).
5.2. Cách thức đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ, chủ đơn có thể lựa chọn 02 cách thức đăng ký như sau:
- Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tại Mỹ (Hoa Kỳ) hay còn gọi là đăng ký quốc gia.
- Nộp đơn gián tiếp tại Mỹ thông qua hệ thống đăng ký nhãn hiệu quốc tế (Hệ thống Madrid) gồm trên 108 thành viên bao trùm 144 vùng lãnh thổ trong đó có Mỹ hay còn gọi là đăng ký quốc tế.
5.3. Trình tự thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu tại Mỹ
Việc tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu không phải là một thủ tục bắt buộc trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ. Tuy nhiên, hàng năm, tại Mỹ có khoảng gần 700 ngàn đơn đăng ký nhãn hiệu (tính theo nhóm) được nộp cho USPTO. Do đó, nhãn hiệu xin đăng ký của Quý khách hàng có nguy cơ bị từ chối là rất cao. Để giảm thiểu rủi ro, Quý Công ty có thể tra cứu đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu thông qua dữ liệu nhãn hiệu miễn phí của USPTO theo đường link: https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=login&p_lang=english&p_d=trmk.
Để đánh giá khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu ở Mỹ đòi hỏi kỹ năng tra cứu chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn cụ thể của các chuyên gia. Vì vậy, Quý khách hàng có thể lựa chọn Công ty Thiên Di để tiến hành tra cứu chuyên sâu tại Mỹ trước khi nộp đơn đăng ký. Kết quả tra cứu khả năng đăng ký của nhãn hiệu sẽ được chúng tôi gửi đến khách hàng trong vòng 08-10 ngày làm việc.
Kết quả tra cứu chỉ có thể đánh giá tương đối khoảng 80% khả năng được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu. Vì vậy, kết quả tra cứu này chỉ có tính tham khảo và không phải là căn cứ cấp hay từ chối cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu của quý khách hàng. Tất cả đơn đăng ký nhãn hiệu cần được tiến hành nộp đơn tới cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (Hoa Kỳ) (viết tắt là “USPTO”) và được tiến hành thẩm định từ hình thức tới nội dung đơn. Theo đó, kết quả cuối cùng là cấp hay từ chối cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu thuộc về USPTO.
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ – USPTO
Sau khi tra cứu nếu nhãn hiệu có khả năng đăng ký khách hàng tiến hành nộp đơn tại USPTO. Sau khi nộp đơn trong vòng 03-05 ngày làm việc sẽ có số đơn đăng ký được ghi nhận.
Đối với trường hợp nhãn hiệu đã sử dụng thực tế tại Mỹ
Thời gian tiến hành việc thẩm định hình thức đăng ký là 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu hình ảnh của sản phẩm không phù hợp thẩm định viên sẽ yêu cầu gửi ảnh khác phù hợp với nhãn hiệu và sản phẩm mà người nộp đơn đăng ký.
Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được hợp lệ về hình thức thẩm định viên xem xét trong vòng 7-8 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu được chấp thuận, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan có thể phản đối việc đăng ký.
Nếu không có sự phản đối nào, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở nhãn hiệu đáp ứng được các điều kiện bảo hộ tại Mỹ. Thời hạn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ là 18 tháng.
Đối với trường hợp chủ đơn chưa sử dụng nhãn hiệu thực tế tại Mỹ
Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được hợp lệ về hình thức, thẩm định viên tại văn phòng sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (United States Patent and Trademark Office) sẽ ra thông báo về việc chấp nhận đơn. Trong thời hạn 7-8 tháng chủ sở hữu phải nộp bằng chứng chứng minh nhãn hiệu đã được sử dụng tại thị trường Mỹ. Đồng thời nộp lệ phí thì mới được xem xét thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
Ngoài ra, thời gian có thể kéo dài nếu trường hợp đơn có phản đối hay khiếu nại (chi phí khiếu nại độc lập).
Bước 3: Thông báo cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Sau khi được thẩm định với các nội dung đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ. Chủ đơn sẽ nhận được thông báo cấp văn bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ có lý do từ chối.
Trong thời hạn từ 01 – 02 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ sẽ nhận được văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
Thời hạn của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ là 10 năm và không giới hạn số lần gia hạn.
6. Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
Lệ phí đăng ký một nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ là 350 USD, cộng thêm lệ phí 100 USD tiền cấp giấy chứng nhận. Lệ phí nộp đơn khiếu nại nhãn hiệu bị chiếm đoạt là 300 USD. Gia hạn nhãn hiệu cũng phi nộp tiền, 400 USD mỗi lần gia hạn.
Đó là phí nộp cho phía Mỹ chưa kể phí tra cứu nếu bạn tự làm với luật sư nước Mỹ, nếu bạn thuê dịch vụ làm như Công ty Thiên Di còn phải trả thêm khoản phí dịch vụ của Thiên Di. Tuy nhiên, luật sư Mỹ ít khi làm việc với các nhân tại Việt Nam, vì vậy bạn nên chọn đơn vị có kinh nghiệm như Công ty Thiên Di (098 20 20 789) để việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ được nhanh chóng và ưu tiên cho người nộp đơn đầu tiên, đôi khi chi phí còn tiết kiệm hơn bạn tự làm do tiết kiệm được thời gian để bạn tập trung vào công việc chuyên môn của bạn.
7. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
THIÊN DI với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký nhãn hiệu quốc tế cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam trong nhiều năm, THIÊN DI có đầy đủ khả năng để tư vấn cho Quý Công ty giải pháp tối ưu nhất để vượt qua phản đối của bên thứ ba, thiếu sót/từ chối của cơ quan đăng ký tại các quốc gia (nếu có) đảm bảo nhãn hiệu của Quý Công ty có kết quả tốt nhất tại các quốc gia đã lựa chọn đặc biệt là cường quốc Mỹ (Hoa Kỳ). Thực tế cho thấy nhãn hiệu của nhiều công ty sau khi được chúng tôi tư vấn đã vượt qua từ chối và được cấp bằng tại nhiều nước.
Chúng tôi sẽ thay bạn:
- Tư vấn sơ bộ trước khi thay mặt bên khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Mỹ liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu;
- Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho bên khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu;
- Soạn thảo hồ sơ và thay mặt khách hàng trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ;
- Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của USPTO trong quá trình theo dõi đơn;
- Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao tới khách hàng (nếu có).
8. Những câu hỏi thường gặp khi đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ
8.1. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có hiệu lực bao lâu?
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có hiệu lực 10 năm và được gia hạn nhiều lần không giới hạn nhưng phải chứng minh việc sử dụng tại Mỹ khi gia hạn.
8.2. Khi nào phải nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực nhãn hiệu?
Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì nhãn hiệu đăng kỹ sẽ bị hết hiệu lực.
8.3. Khi gia hạn hiệu lực bạn phải nộp những tài liệu và thông tin gì?
- Giấy uỷ quyền của Người nộp đơn, có Công chứng (nếu bạn nộp qua người đại diện SHCN);
- Tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax (nếu có), và quốc tịch của chủ sở hữu nhãn hiệu.
- Mẫu nhãn hiệu đã được đăng ký; Số đăng ký, ngày đăng ký;
- Liệt kê đầy đủ và cụ thể hàng hoá, dịch vụ trong đăng ký có sử dụng nhãn hiệu trong thương mại;
- Liệt kê đầy đủ hàng hoá, dịch vụ trong đăng ký mà chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký cho các hàng hoá, dịch vụ đó trong thương mại (nếu có); Lý do không sử dụng và nêu rõ không có ý định từ bỏ nhãn hiệu;
- Mẫu bao bì, nhãn sản phẩm, ảnh chụp hàng hoá hay quảng cáo dịch vụ chứng minh nhãn hiệu đăng được sử dụng.
- Lệ phí gia hạn hiệu lực
8.4. Nên lựa chọn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Mỹ hay đăng ký thông qua hệ thống Madrid?
Việc đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại Mỹ thường sẽ nhanh hơn so với việc nộp đơn theo hệ thống Madrid có chỉ định Mỹ.
Việc lựa chọn đăng ký trực tiếp hay đăng ký thông qua hệ thống Madrid cần được xem xét dựa trên việc cân nhắc giữa các yếu tố như chi phí, thời gian, sự khác biệt về các vấn đề như sửa đổi, gia hạn, chuyển nhượng nhãn hiệu…
Nhìn chung, đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid có chỉ định Mỹ có thể tiết kiệm chi phí hơn trong một số trường hợp nhất định nhưng cũng có thể gặp phải những khó khăn khác trong quá trình đăng ký.
Ví dụ, nếu một nhãn hiệu có thể bị coi là có tính mô tả (descriptive) sẽ dễ bị từ chối nếu nộp đơn theo hệ thống Madrid. Trong trường hợp này, chủ đơn nên đăng ký trực tiếp tại Mỹ sẽ dễ được cấp văn bằng bảo hộ hơn.
THIÊN DI hân hạnh đồng hành cùng khách hàng trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý. Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng dịch vụ tư vấn một cách tốt nhất.
9. Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 36 đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 028.6293 9377-098 20 20 789
Email: info@luatthiendi.com
Website: luatthiendi.com